SENGKETA MEREK DAGANG INTERNASIONAL
KASUS POSISI
- Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd, yang
berkantor pusat di 60 B Martin Road 05-05/06 Singapore, Warehouse
Singapore 0923 adalah pemakai pertama merek “LOTTO” untuk
barang-barang pakaian jadi, kemeja, baju kaos, jaket, celana panjang,
roks pan, tas, koper, dompet, ikat pinggang, sepatu, sepatu olah
raga, baju olah raga, kaos kaki olah raga, raket, bola jaring (net),
sandal, selop, dan topi.
- Merek dagang “LOTTO” ini terdaftar di Direktorat Paten dan
Hak Cipta Departemen Kehakiman tanggal 29/6/1979, dengan No. 137430
dan No. 191962 tanggal 4/3/1985.
- Pada 1984 Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman
telah menerima pendaftaran merek “LOTTO” yang diajukan oleh Hadi
Darsono untuk jenis barang handuk dan sapu tangan dengan No. 187.824
pada tanggal 6/11/1984, pendaftaran merek LOTTO untuk kedua barang
tersebut tercantum dalam tambahan Berita Negara RI No. 8/1984 tanggal
25/5/1987.
- Penggunaan merek “LOTTO” oleh Hadi Darsono hampir sama
dengan merek yang digunakan pada barang-barang produksi PTE Ltd.
- Walaupun Hadi menggunakan merek LOTTO untuk barang-barang yang
tidak termasuk dalam produk-produk Newk Plus Four Far East (PTE)
Ltd., namun kesamaan merek LOTTO tersebut dinilai amat merugikannya.
- Akhirnya pihak Newk Plus Four Far East Ltd Singapore, mengajukan
gugatan perdata di pengadilan terhadap Hadi Darsono sebagai Tergugat
I dan Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman (Bagian
Merek-merek) sebagai Tergugat II.
- Pihak Penggugat mengajukan tuntutan (petitum) yang isi pokoknya
sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat sebagai pemakai pertama di
Indonesia atas merek dagang LOTTO dan karena itu mempunyai hak
tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
3.
Menyatakan bahwa merek LOTTO milik Tergugat I yaitu yang didaftarkan
pada Tergugat II dengan nomor register 187824, adalah sama dengan
merek Penggugat baik dalam tulisan, ucapan kata maupun suara, dan
oleh karena itu dapat membingungkan, meragukan serta memperdaya
khalayak ramai tentang asal-usul dan kwalitas barang-barang;
4.
Menyatakan batal, atau setidak-tidaknya membatalkan pendaftaran merek
dengan register nomor 187824 dalam daftar umum atas nama Tergugat I,
dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk
mentaati keputusan ini dengan membatalkan pendaftaran merek dengan
nomor reg. 187824 dalam daftar umum;
6. Menghukum para Tergugat
untuk membayar biaya perkara;
7. Atau menurut kebijaksanaan Hakim.
PENGADILAN NEGERI
- Hakim pertama memberi pertimbangan sebagai berikut:
- Dari bukti P1 dan P2 terbukti bahwa “Merek LOTTO” milik
Penggugat, terdaftar No. 137.430 dan W 191.962 untuk melindungi jenis
barang-barang: pakaian jadi, kemeja, dll.
- Dari bukti P3 diketahui bahwa merek Tergugat I dengan kata
“LOTTO” telah terdaftar pada Direktorat Paten dan Hak Cipta
dengan No. 187.824 untuk melindungi jenis barang handuk dan sapu
tangan.
- Pasal 2(1) UU Merek tahun 1961 menentukan, hak atas suatu merek
berlaku hanya untuk barang-barang sejenis dengan barang-barang yang
dibubuhi merek itu.
- Menurut pasal 10(1) UU Merek tahun 1961 tuntutan pembatalan
merek hanya dibenarkan untuk barang-barang sejenis.
- Tujuan UU merek tahun 1961 khususnya pasal 10(1) adalah untuk
melindungi masyarakat konsumen agar konsumen tidak terperosok pada
asal-usul barang sejenis yang memakai merek yang mengandung
persamaan.
- Menurut pendapat Majelis, walaupun bunyi dari kedua merek
Penggugat dan Tergugat I tersebut sama yaitu LOTTO, tetapi pihak
konsumen tidak akan dikaburkan dengan asal-usul barang tersebut,
karena jenis barang yang dilindungi adalah merek Penggugat sangat
berbeda dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek Tergugat I.
- Jurisprudensi yang tetap antara lain Putusan MA-RI No. 2932
K/Sip/1982 tanggal 31/8/1983, serta No. 3156 K/Pdt/1986 tanggal
28/4/1988, berisi: menolak pembatalan pendaftaran merek dari barang
yang tidak sejenis.
- Pasal 1 SK Menteri Kehakiman No. M-02-HC-01-01 tahun 1987
tanggal 15/6/1987 menyatakan merek terkenal adalah merek dagang yang
telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang
atau badan untuk jenis barang tertentu.
- Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak cukup
berlasan, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.
MAHKAMAH AGUNG RI
- Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan
mengajukan permohonan kasasi dengan alasan Pengadilan Negeri salah
menerapkan hukum, karena menolak gugatan Penggugat. Pengadilan Negeri
mengesampingkan kenyataan bahwa Penggugat adalah pemakai pertama dari
merek LOTTO di Indonesia. Ini merupakan syarat mutlak untuk
mendapatkan perlindungan hukum menurut UU Merek No. 21 tahun 1961.
Sementara itu, Tergugat I tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang sah
dengan tidak dapat membuktikan keaslian bukti-bukti yang diajukannya.
- Mohon Mahkamah Agung konsisten pada putusannya dalam perkara
merek terkenal Seven Up – LANVIN – DUNHILL: MA-RI No. 689
K/SIP/1983 dan MA-RI No. 370 K/SIP/1983, yang isinya sebagai berikut:
Suatu pendaftaran merek dapat dibatalkan karena mempunyai persamaan
dalam keseluruhan dengan suatu merek yang terdahulu dipakai atau
didaftarkan, walaupun untuk barang yang tidak sejenis, terutama jika
menyangkut merek dagang terkenal. Pengadilan tidak seharusnya
melindungi itikad buruk Tergugat I. Tindakan Tergugat I, tidak saja
melanggar hak Penggugat tetapi juga melanggar ketertiban umum di
bidang perdagangan serta kepentingan khalayak ramai.
- Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya
berpendirian bahwa judex facti salah menerapkan hukum sehingga
putusannya harus dibatalkan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili
sendiri perkara ini.
- Pendirian Mahkamah Agung tersebut di dasari oleh alasan juridis
yang intinya sebagai berikut:
- Newk Plus Four Far East Ltd, Singapore telah mendaftarkan merek
LOTTO di Direktorat Paten & Merek Departemen Kehakiman RI tanggal
29/6/1976 dan 4-3-1985.
- Merek LOTTO secara umum telah terkenal di kalangan masyarakat
sebagai merek dagang dari luar negeri. Merek tersebut mempunyai ciri
umum untuk melengkapi seseorang yang berpakaian biasa atau berkaitan
olah raga beserta perlengkapannya.
- Merek LOTTO, yang didaftarkan Tergugat I adalah jenis barang
handuk dan saputangan, pada 6 Oktober 1984.
- Mahkamah Agung berpendapat, walaupun barang yang didaftarkan
Tergugat I berbeda dengan yang didaftarkan Penggugat, tetapi jenis
barang yang didaftarkan Tergugat I tergolong perlengkapan berpakaian
seseorang. Dengan mendaftarkan dua barang yang termasuk dalam
kelompok barang sejenis i.c kelengkapan berpakaian seseorang dengan
merek yang sama, dengan kelompok barang yang telah didaftarkan lebih
dahulu, Mahkamah Agung menyimpulkan Tergugat I ingin dengan mudah
mendapatkan keuntungan dengan cara menumpang keterkenalan satu merek
yang telah ada dan beredar di masyarakat.
http://indotrademark.com/kasus_sengketa_merek_dagang_lotto_berita40.html